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方法專利的共同侵權(joint infringement of method patents)-1

這種侵權行為指的是:方法專利有數個步驟(steps),而兩個以上的機構或個人分別在未取得授權的前提下實施了其中一個或幾個步驟(但非全部)。這些人加起來等於實施了整個專利,但拆開只是各自實施一部份。

美國專利法 35 U.S.C. 271 (b):

Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

35 U.S.C. 271 (c):

Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

關於joint infringement這主題,最重要的變革在於2007年Fed. Cir.的判決:「BMC Resources, inc. v. Paymentech, L.P.

此案事實是: BMC擁有一方法專利,請求權利項包含一技術,可以讓Debit/Credict Card不經過PIN驗證,直接在ATM網路上刷卡成功,讓買賣雙方可以快速交易。而這個方法專利同時會牽涉到四種人:商店、商店的信用卡金流代理人、ATM網路商以及金融機構。

被告Paymentech是金流代理人商,也使用PIN-less技術。BMC控告Paymentech侵害了前述專利。

在此案之前,美國法院對於joint infringement採取的認定標準是「participation and combined action」,也就是這一群人只要有共同實施部分專利,整個加起來就是侵權,不管這一群人之間有無認知侵權這件事情。

等於很字面地去解釋36 USC 271 (b)、(c)二項。

但在BMC這個案子,聯邦巡迴法院創立了一個很特別的標準—BMC Rule:要求侵權行為成立必須是被告身為侵權行為的主腦,而且控制或指導其他人來完成這個侵權行為(the direct liability exists in a join infringement scenario only when the accused infringer is the effective “mastermind" who “controls or directs" all the other entities performing the method steps.)
反之,若被告跟其他人的關係很弱(related merely at “arm’s length" and not by contract),則即便全部的人行為加起來有侵害這個方法專利,被告也不會成立侵權行為。

聯邦巡迴法院基於上述新創標準,判決Paymentech沒有構成侵權,因為Paymentech只是單純提供一種服務,並沒有主導整個四方的金流、資訊流以及交易。

BMC這個指標性判決隱含一個重要正面意義:

聯邦巡迴法院很明顯把專利的權利範圍限縮得很小(本blog讀者應該常看到我提這東西,也批評過很多經濟學家乃至於一些反對智財權制度的憤青,其實根本對智財權沒有多少認識。現在討論的就是一個實例!):
數個步驟構成的方法專利(假設是A+B+C),即便分別有甲乙丙三人,各自施行了A、B、C,加起來結果明明達到專利所宣稱的效果,但只要三方沒任何一人「主導(direct and control)」全部行為,那就不構成侵權。換言之,甲乙丙三人加起來明明是使用了專利權人的idea,但美國法院就是硬在這裡畫一條線,說你專利權人不得越線主張權利。

這樣有什麼好處?在於很多無知百姓不會動輒得咎!以BMC這個案子來看,假如判BMC勝訴,那很多零售商店在壓根兒不會曉得有此專利存在,只是單純加入一個信用卡聯盟方便客戶刷卡的情形下,就被人告上法院。美國多少商店要被告?要賠多少?是不是沒完沒了?

這是這個案子的正面意義。

但BMC Rule卻隱含了更多問題:

1.到底什麼叫做「主腦(mastermind)」?什麼叫做「指揮控制(direct and control)」?
這個抽象概念不解決,方法專利權的權利邊界可大可小,權利人等於處在一個很不確定的狀態。長期下來,有方法專利的人會不會因為訊息費用過高,乾脆把新方法、新發明都當作營業秘密(trade secret)保護起來,而不肯透過專利制度公告周知?長期以往,專利制度所希望的「知識、技術流通」是不是就更難達到?

2.同上,法官把方法專利的權利縮得這麼小,是不是會讓以後的方法發明人覺得投資報酬率太低,捨棄申請專利保護改為營業秘密?前項是因為訊息費用,此項則是因為權利太小,進而影響人類行為。

3.商業模式專利,幾乎都是方法專利(例如Amazon的one-click-buy按鍵),而很多新興商業模式在沒有專利權保護之下,也難以用營業秘密保護。會不會未來想出新商業模式的人,在回收投資之前,就因為「知識產權的共用性」,廣泛被抄襲,而失去獲利可能,進而乾脆一開始就懶得提出?這樣對社會的損害,是否大過「為避免百姓動輒得咎」這個假設性命題帶來的利益呢?(因為專利權人也是柿子挑軟的吃、豬挑肥的殺,你不夠有錢,人家才懶得告你)。

這題目會是一系列文章,討論BMC案後美國聯邦巡迴法院後續因應BMC Rule的其他判決。

延伸閱讀:
關於「共用性」觀念,請參閱–教育不可能是「公共財」,它就是「商品」!

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