方法專利的共同侵權（joint infringement of method patents）-2

在聯邦巡迴上訴法院創設BMC rule後，緊接著一個值得研究的判決是 Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.,(2007) 本案專利為：

“integrated system on a single server” that let issuers run the auction and bidders submit bids using a web browser. No separate software was needed. The system let issuers monitor the progress of the auction and let bidders monitor their bids vis-à-vis the current best bid.

除了專利新穎性（novelty）被法院批評之外，本案最重要的重點是法院更強化BMC rule，認為所謂的「control and direct」關係不僅僅是一般的關係，而是要構成法律上vicarious liability的關係。

Fed. Cir:
The control or direction standard is satisfied in situations where the law would traditionally hold the accused direct infringer vicariously liable for the acts committed by another party that are required to complete performance of a claimed method.

Vicarious liability是一個強度較高的法律關係，存在於如雇主與雇員、代理人與被代理人之間。

所以結果變成：

In this case, Thomson neither performed every step of the claimed methods nor had another party perform steps on its behalf, and Muniauction has identified no legal theory under which Thomson might be vicariously liable for the actions of the bidders. Therefore, Thomson does not infringe the asserted claims as a matter of law.

簡言之，Thomson沒有直接實施該專利每個步驟、也沒有讓其他人代理它為之，而在任何法律理論下，Thomson也不存在任何vicarious liability。因此，Thomson未構成侵權行為。

很明顯，法官藉由解釋什麼叫「direct and control rule」，把專利權人的權利限縮得更小。這是英美法乃至於台灣法律都會看到的現象，也是廣義的「法官造法」的一個舉措。

換個角度看，方法專利所有人的權利被限縮得很小，那些沒有取得授權卻實施他的專利的人們，彼此間必須有相當於「代理」或「雇傭」這種強度的契約關係，權利人才能成功主張損害賠償請求權。

回到我上一篇文末的三個問題：

1.Muniauction案權利邊界會不會因為不明確，而造成訊息費用過高？
顯然不會。因為這個direct and control被解釋得極小無比，律師要來招混水摸魚，很不容易。但如此一來，卻也會造成上文提過的問題二和問題三的擔憂…..

2.這麼狹義的定義，要成功主張其方法專利被共同侵權的機率微乎其微。同時，現今社會，少有一個方法專利（特別是商業方法），不牽涉到兩方以上的。若是舉證侵權如此困難，在高成本（亦即低報酬率）的前提下，未來還願意申請方法專利的人是否會越來越少？亦或根本很多商業方法的創新在競爭與潛在抄襲陰影下根本就不出現了？值得我們繼續觀察。

讀者理應注意的是：你（或你公司）所擁有的美國方法專利，很可能會淪為負資產—只有維護費用支出，卻無力創造任何現金流入。是否有繼續維護的必要？以及是否應該把未來新的方法發明拿去申請專利？都要謹慎考量：專利的本質說穿了就是排他權加損害賠償請求權，如果很難主張此二者，則該專利本身是沒有價值的賠錢貨。

此外，專利的另一項特色就是「知識的公開」！一個藏起來可以賺個幾十年的know-how，很可能因為申請方法專利，不但告不了人，秘密又被競爭對手知悉（特別在美國專利有best mode的要求下），真是賠了夫人又折兵。

3.另外一個我還想談的問題：
美國法院近年來顯然對於NPE（Non-Practice Entity）深感不耐，對此也開始在專利權有效性（validity）、可實施性（enforceability）和權利範圍都越來越採取敵視專利權利人的角度（當然，東德州聯邦地方是個大例外）。

可是目前為止，BMC與Muniauction二案，原告均非NPE，但法院一樣採取嚴格解釋，點解？沒人曉得。不過這樣限縮產權範圍，對研發投資會不會有影響？也是令人擔憂的。

回到NPE來看，並非所有NPE都十惡不赦，但美國法院的不友善卻似乎是一視同仁。例如台灣的工研院本質也是NPE，上了美國法院會得到怎樣的待遇？也是值得觀察的。

最後再談談BMC rule。

法院說direct and control要有相當強度的契約關係，這標準難道是必要的？亦或正確的？如果A公司和B公司是商業伙伴，兩家公司的產品在銷售端往往綁在一起賣給對方，魚幫水、水幫魚，而二產品合起來會侵害到C的專利時，依照BMC rule，難道法院還要說A、B兩家公司是無辜的？不構成侵權？

這問題我們留待下一篇再來探討。